外观设计专利
外观设计专利失效能否著作权保护
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〈 引 言 〉
外观设计专利权、著作权分属于不同的保护对象，但两者都保护美学价值的表达，存在权利竞合的可能性。本文通过梳理过往案例，探讨权利人在专利权失效后能否获得著作权保护。本文所指的专利权失效情形包括因放弃或者未缴纳年费失效、保护期限届满失效和宣告无效。
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〈 外观设计专利权和美术作
品著作权法律保护的区别 〉
根据《著作权法实施条例》第 4 条第 8 项“美术作品，是指绘画、书法、雕塑等以线条、色彩或者其他方式构成的具有审美意义的平面或者立体的造型艺术作品。”美术作品自完成之时著作权自动产生，保护的是具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果，可以脱离工业产品进行复制，效力范围可以及于一切作品载体，其著作财产权的保护期至少为50年。
根据《专利法》第 2 条第 3 款“外观设计，是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。”外观设计专利必须由申请人向国家知识产权局提出专利申请，经国家知识产权局依照法定程序审查批准后，才能取得专利权，并且需要专利权人持续缴纳年费维持。外观设计专利权的保护期只有10年，权利人在有效期内可以绝对地排斥他人在相同或相近的产品类别上使用相同或相似的设计。
外观设计专利着眼于产品设计对消费者的吸引力，很多优秀的外观设计已经远远超出美感的要求，具有较高的艺术水平，可以成为著作权法意义上的作品。但专利法对外观设计的保护与著作权法对美术作品的保护并不相同。因此，首先可以肯定的是，外观设计专利所涉及的著作权是先于外观设计专利之前所独立存在的权利，其并不会因为专利的失效而失去其法律保护意义。
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〈 相关案件的梳理与评析 〉
为了实现对知识产权的全面保护，需要分别通过相应的法律规范从不同角度加以授权、保护和规制。鉴于两种权利的保护范围存在重叠部分，针对这一特殊情形——两种权利同时存在于一件产品的设计之上，如果其上附着的外观设计专利失效后，会对相同或近似的设计图案上的著作权保护产生何种影响。对此，司法实践中存在着不同观点，笔者按照时间顺序梳理了相关案件，以期探寻实践中法院观点的革新。
① 2005年广东省深圳市某公司诉某商行外观设计侵权纠纷一案 ,（2004）深中法民三初字第670号；（2005）粤高法民三终字第 236 号
本案中，两审法院均只关注两种知识产权之间的冲突。一审法院认为：“因原告选择外观设计专用权保护而失去著作权的专有权保护”。二审法院持相同观点，认为：“原审原告自愿申请并获得外观设计专利权，从版权的保护进入工业产权的保护。”即原告在获得外观设计专利权保护的同时丧失了著作权的保护。
评析：上述反对失效外观设计专利可以继续受到著作权法保护的观点所依据的理论基础为知识产权选择原则。该原则最初由美国最高法院 Coast v.Merrick 案确立。在该案中，原告在其外观设计专利权到期前对该外观设计申请了商标注册。之后原告以涉案产品的外观设计与其商标图案相似为由提起诉讼。联邦最高法院在判决中指出：原告的权利于其专利到期后即告终止，社会公众可对该已告终止的外观设计进行同样的使用。法院最终判定，外观设计专利是不可进行商标注册的。
所谓知识产权选择原则，是指知识产权各范畴间是界限分明的，当某一对象可以同时获得不同范畴的法律保护时，权利人只能选择其中一种法律保护形式，权利人申请获得一种形式的保护即意味着放弃了其他法律保护形式。由此，当特定产品上的外观设计专利权和著作权归属于同一权利人时，在侵权救济方面，权利人只能择一主张。
此后的司法实践中，法院摒弃了知识产权选择原则这一观点，认为两种竞合的知识产权并不会产生排斥效果——即使涉案产品的外观设计专利已经失效，该设计图案的著作权仍然存在。
② 2013年谢某某诉叶某某、海宁某食品有限公司著作权侵权纠纷一案 ,（2013）嘉海知初字第10号；（2013）浙嘉知终字第5号；（2014）浙民申字第660号
本案一审法院认为：“因外观设计专利权和著作权保护范围不同而可以同时存在”。但即便如此，一审法院仍然以“若公众无法得知其对已经进入公有领域的专利的利用是否会受到著作权人的追究，将有损社会公众的信赖利益”为由，允许他人自由实施失效的外观设计专利。
该案二审法院作出维持一审法院驳回原告谢某某诉讼请求的判决，认为：“叶某某、海宁某食品有限公司对被控侵权的食品包装袋图案的使用行为，属于对已经进入公有领域的专利号为01344419.0的外观设计专利的实施。受让人谢某某在受让外观设计专利中的外观设计图片的著作权时，已经知道该外观设计专利权已经终止，理应知道其对受让权利的行使应当受到专利制度的限制。因此，即便谢某某对该专利图片享有著作权，且该著作权尚在保护期内，谢某某亦不得以此为由阻碍他人对已经进入公有领域的自由技术的实施。”
谢某某不服二审法院作出的判决又向浙江省高级人民法院申请再审，浙江高院沿用了一、二审法院的观点，驳回了谢某某的再审申请。
评析：本案法院的裁判要旨为：若外观设计专利已经失效，即已失去垄断性，该外观设计已经进入公共领域，成为现有外观设计，其他任何人都可以自由实施。权利人对著作权的行使应当受到专利制度的限制。著作权人在许可其作品应用于外观设计时，其应当知道外观设计专利失效后即进入公共领域为公众所用，故著作权人应容忍其他人在同类产品上使用与失效外观设计专利相同或近似的设计。因此，公众实施失效外观设计专利，在不超出著作权人原许可使用的范围内不构成著作权侵权。
对此，笔者认为法律不能因为权利人选择了两种法律保护形式而惩罚权利人。如果外观设计失效使得原本可以获得更长保护期限的著作权因申请外观设计专利而受到限制，这无疑有损于知识产品权利人权益的实现。同时，即使权利主体发生变更（以本案为例，原权利人将著作权转让给谢某某），也不会导致著作财产权权能的变化。受让人谢某某理应继受取得原权利人所享有的著作财产权，而不应对该著作财产权加以限制。著作权人转让著作权并不是“无权处分”，受让人更不需要“善意取得”。即便受让人谢某某在受让外观设计专利中的外观设计图片的著作权时，已经知道该外观设计专利权已经终止，其对受让权利的行使不应当受到专利制度的限制。
此外，1995年后，美国版权局对外宣称其已放弃“知识产权选择理论”，不再要求作者或者设计人只能在外观设计专利或者版权之中任选其一来保护其作品或设计。
同样，我国的司法实践中很多法院都采取了知识产权双重保护的观点。
③ 2015年北京某装饰材料有限公司与常州某装饰材料有限公司著作权权属、侵权纠纷一案,（2014）常知民初字第85号；（2015）苏知民终字第 00037 号
本案原审被告提起上诉时，引用了 2013 年谢某某诉叶某某、海宁某食品有限公司著作权侵权纠纷一案一审法院判决的观点，以其行为“属于信赖利益”为由主张著作权侵权抗辩。对此，江苏省高级人民法院否定了该案原审被告的该抗辩，并指出：“涉案图案的著作权均在法定保护期内，如果因为外观设计专利权失效，该图案就进入公有领域，这一结论实质是将著作权当作专利权的从属权利，这既无法律依据，也与基本法理相悖。专利失效的法律后果仅仅是该外观设计成为专利领域的公有财产，与包括著作权在内的其他权利无关。”外观设计专利权与著作权的保护是依据不同的法律进行的，那么外观设计专利的公告显然只是告知公众专利权这一特定权利的效力状态，并不涉及著作权等其他权利。在此基础上，法院提出：“外观设计专利权保护期届满后，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，而其享受的著作权依然存在，受到著作权法的保护，原审原告有权依照著作权法追究其民事责任。”
评析：对于失效后的外观设计是否当然进入公有领域，这一观点值得商榷。
公有领域（Public Domain）是指，社会公众可以按照法律规定自由使用的智慧创造物，以及由智慧创造出的、所产生的社会公共利益所组成的知识域地。
在我国，不同的知识产权法律对应的公有领域范围有所不同，例如，著作法的公有领域是不具有独创性的作品或者是超过保护期限的作品等；商标法的公有领域是不具备显著性的商标或者是超过保护期限未续展的商标等；专利法的公有领域是保护期限届满的专利、在期限届满前专利权人以书面声明放弃的或者没有按照规定缴纳年费而终止的专利以及法律规定不受专利权保护的智力成果，如科学发现和智力活动的规则和方法等。
当外观设计专利失效后，可以认为该外观设计已经进入专利法意义上的公有领域，但该外观设计如果满足著作权的构成要件，就构成著作权意义上的作品。当外观设计专利保护期限届满而著作权的保护期限并未届满时，应当认定该外观设计作品在著作权领域内并未进入公有领域，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，而其享受的著作权依然存在，受到著作权法的保护，因此他人不得自由实施该外观设计，也即失效的外观设计由于著作权未穷竭而未真正进入公有领域。
可见，失效的外观设计专利要真正进入公有领域，还需满足该外观设计未附加其他权利或者其上附着的权利均已穷竭的条件。如果因为外观设计专利权失效，该外观设计就进入公有领域，这一结论显然与著作权法相抵触，其实质是将著作权当作专利权的从属权利，这既无法律依据，也与基本法理相悖。因此，当产品上附有的著作权存在时，外观设计失效后并不当然进入公有领域，社会公众不可以在法律范围内自由使用。
④ 2019年某公司北京朝阳分公司与余某某著作权权属、侵权纠纷一案,（2019）京0491民初第23900号
本案中被告主张涉案产品应通过外观设计专利获得保护，且该外观设计专利已被宣告无效，相关设计进入公有领域成为社会公众均可使用的公共财富，因此不能再主张著作权法保护。
对此，北京互联网法院认为：“我国法律并未就工业产品外观设计专利保护与著作权保护的关系问题作出明确规定。外观设计在构成美感表达时，可以成为著作权法意义上的作品。二者具有重叠的可能性。但专利法对外观设计的保护与著作权法对实用艺术品的保护并不相同。外观设计并不天然地排斥著作权法的保护。无论是否允许专利权与著作权的双重保护，都不能以保护功能性设计的形式，达到实质上保护艺术美感的结果，反之亦然。需要强调的是，法律并不禁止权利人在同一客体上享有多种民事权益，双重保护也并非重复保护，一项设计取得外观设计专利权保护后，其设计中蕴含的独创性表达仍然可以受到著作权法的保护。本案中，即使外观设计专利已经失效，权利人丧失的仅仅是专利法保护的相关权利，如果仍然符合著作权法规定的保护条件，仍应给予充分的著作权法保护。”
评析：法律并不禁止权利人在同一客体上享有多种民事权益。在一种客体上存在两种或者两种以上权利的情形并不鲜见，如一个以人物肖像为主体的商标，其上至少存在商标权、肖像权。这两种权利分别受到商标法和民法的保护。同样，外观设计图案如果具备一定的艺术高度，符合我国著作权法规定的作品的构成要件，当然可以获得我国著作权法的保护。
随着社会公众审美水平的提高，人民对美好生活的向往愈发深入，艺术与生活越来越密不可分。外观设计虽属于工业领域范畴，但它本身具备的艺术价值不应埋没于产品背后，这些外观设计富有美感的独创性艺术设计智慧理应受到著作权法的保护。即使该外观设计专利因客观原因丧失，但并不意味着该外观设计图案所蕴含的独具匠心的设计智慧也随之消失。
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〈 结 语 〉
综上，对于外观专利失效后的著作权保护问题，近年来的司法实践中基本形成了一致的观点——失效外观设计专利如果仍然符合著作权法规定的保护条件，不能仅仅因为其曾经受到专利法保护的事实而拒绝继续给予著作权法保护。
失效的外观设计专利应当受到著作权的后续保护，从而充分保障权利人享有知识产品的权益，尊重权利人的智力成果。笔者相信未来更多的司法实践将会支持这一观点，从而实现对知识产权的真正保护。
作者
浙江杭知桥律师事务所 张聪阳（微信号：xiaoyang3569）
浙江杭知桥律师事务所 王梨华（微信号：lawptc）
编辑 杭知桥
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